中国应重新思考“软件专利”的审查标准（上）

作者：黄莺

2022年开年IP三部曲的收尾，本想一气呵成，没想到写了好久才发现还没到关键之处，只能将这个大结局再分成上下两篇。

前两篇可以点击参见：

可能有人会问，为什么发码行的专利故事会与软件专利（以下用“软件专利”这个统一称呼代表计算机可实施的发明、计算机程序专利等）挂上钩，甚至和审查标准有关联，感兴趣的读者可以耐心看完。

我争取用这篇内容把发码行技术和专利的本质问题，苹果、支付宝和摩摩哒对其核心专利无效逻辑的解读，以及整个事件背后所能反映出来的整个国家专利制度上的问题，用最简短（实际并不短）、最通俗（但无可避免的本文会比较专业）的方式梳理一遍。

或许，发码行的故事能成为推动中国专利审查标准完善的标志性事件。

从历史上看，中国的专利法的历次修订，要么是外部势力被迫改之，要么是政府主管部门主动为之，虽然社会意见和企业征求都是历次修改时的必备步骤，但是离真正由企业利益推动形成立法修改还相去甚远，企业之前更多只是“花瓶式”的参与者，并非主导者，近年来这一状况有所改观，但是至少在我们今天讨论的2017年《专利审查指南》对于计算机程序（软件）审查标准的修改上，我知道是有一些企业的呼声，但背后也还没达到完全由企业推动和主导的程度，这就为后来该政策的执行埋下了“有待完善的种子”。

我希望“发码行事件”的出现，能够让更多的中国企业认识到这一问题：规则是“打”出来的，而不是“等”出来的。

道理很简单，按照发码行的专利维权计划，恐怕中国很多高科技公司甚至零售商都要成为被告，而只有上百万、千万甚至过亿的侵权索赔摆在众多企业面前时，可能才会有企业去思考我该怎么办，才会去质疑专利到底合不合理等问题。

这也是我们一直所认为的，NPE的存在（甚至是Patent Trolls）有时未必是坏事，它可以让专利制度的设计更加贴近激励创新的本质。

所以，延续上一篇的结尾，我们先从发码行的4项基础专利说起。

01  “发码行”的四项基础专利

发码行公司重点介绍的发行码拥有全球二维码“扫一扫”、“统一发码”、“数字钱包”等系列发明专利及“物格数字地球发码管理软件”几个基础专利，但是其网页上的3项中国发明专利和1项中国实用新型专利，目前的法律状态各不相同。

这件实用新型专利（ZL201120114682.0）正如发码行自己介绍的，已经在2021年4月17日专利期限届满。

发明专利二（ZL201310284352.X）在2021年5月已经被国家知识产权局宣告全部无效，无效请求人为“北京中贸促商务咨询有限公司”，这是贸促会100%持股的公司，这起案件的代理机构也正是贸促会，无效理由是不符合专利法22条3款的创造性。这件专利有45个权利要求。而贸促会背后所代表的机构很有可能是苹果或是支付宝等一众被发码行起诉的企业之一。

发码行公司官网/企业专利观察制作

发明专利三（ZL201010210843.6）目前没有无效宣告请求的记录。

而发明专利一（ZL201210113851.8）正是苹果、支付宝和摩摩哒三家都试图去无效的“扫一扫”专利，但第一轮结果，国家知识产权局维持该专利有效。

也就是说，发码行所宣传的4项中国基础专利，目前只有2项有效。但是不要忘了发码行公司擅长的分案技巧。

发码行的主要专利及分案申请

就像已经被无效掉的发明专利二，据发码行自己介绍，就在全球开展了分案申请，其中仅在中国就已分出了17件分案。

这个操作与邱则有的专利战术很像了，十年前邱则有可能还是专利局“座上宾”的典型，但现在很有可能会180度大转弯变成专利局“非正常”严打的对象，所以发码行的这些分案专利未来将会如何认定，只能先祝他好运了。

而最能代表发码行技术特点和专利本质的就是已经被专利局维持有效的发明专利一，这件专利在中国、欧洲和美国遭遇的不同审查过程，清楚的反映出了这三个国家专利局对待“软件专利”的审查标准和态度。

以下我们重点针对这件让苹果、支付宝和摩摩哒在第一轮都未能无效掉的发明专利一（ZL201210113851.8）来研究。

在正式看这件专利在各国的命运前，先来看一下中、美、欧对于“软件专利”审查态度的历史演变，更有利于理解发码行这件专利的“战略意义”。

02  美国、欧洲和中国“软件专利”审查标准演变史

软件可专利这个事一定是美国最先带头搞起来的，这与美国企业基本上发明和统治了计算时代的硬件和软件有关。我们在之前的文章中对此有过分析，在此重新再回顾一下：

1. 美国首创“软件专利”保护新格局

作为计算机产业及软件业的领导者，美国在对计算机软件予以专利保护的过程中，一直走在世界的前列。

但在1996年之前，美国尚没有明确的关于软件专利的法律，这一时期对软件专利的保护问题一直是法律界争论的焦点，期间出现了多个具有深远影响的判例，才一步步地推进了计算机软件可专利化的进程。

直到1996年2月美国专利商标局USPTO正式发布了《计算机相关发明的审查指南》，由此开始了对计算机软件发明的专利申请的保护。

但2014年美国最高法院对Alice案的判决，一定程度对软件的可专利性上趋于严格，使得美国软件专利保护一下陷入谷底。

2. 欧洲“亦步亦趋”平衡软件专利保护利弊

由于美国为了支持本国产业，在专利制度上全球率先支持了软件以及商业方法等可专利性做法。导致了美国一些软件公司也试图寻求在欧盟得到同样的保护，欧洲专利局EPO收到的类似申请也在逐渐增多，由此也引发了EPO关于计算机软件专利性的审查规则的探讨。

但由于《欧洲专利公约》第52条已经明确计算机程序不受专利保护，因此EPO不得不从已有案件的判例上来寻求对计算机软件可专利性的审查原则。

EPO于2001年发布新的审查指南，专门论述了计算机软件相关发明的范畴，扩大了专利保护范围。但是，面对美国层出不穷的专利纠纷，经过长期的讨论和探索实践，EPO在审查实践中对软件相关发明又重回到保守谨慎的态度。

但在全球化的背景下，欧洲又不得不考虑从立法的层面上对软件施行专利保护，于是在2002年正式提出了《计算机程序可专利性指令建议》，其中明确了欧盟计算机程序可专利性的一般原则。但是由于欧洲内部存在的巨大分歧，导致在2005年的欧洲议会投票中，否决了《计算机程序可专利性指令建议》。

几经周折之后，欧洲对于计算机程序的客体判定标准逐渐清晰，虽然承认了计算机程序的发明客体，但是在目前的具体审查操作上，对于此类专利“技术性”的要求非常高，会对疑似专利做“技术性测试”，包括与现有技术的比较，从“贡献论”的角度来判断是否真的具有创造性。这也是目前全球各大专利局中对软件类专利审查最严格的专利局，虽然严格，但是欧洲专利局是世界上公认的审查质量最高的专利局，其采用的标准值得关注。

3. 中国“前紧后松”完成软件专利制度的赶超

中国在软件产业上和专利保护上长期以来是落后欧美的，不仅仅是制度原因，更是因为产业上敌强我弱，很长一段时间的观点是：强保护只能为国外软件企业带来利益。

但是这一切在2017年的《专利审查指南》修改后，出现了翻天覆地的变化。国家知识产权局修改了软件专利和商业方法专利的审查标准。一下由“从严”转变为“宽松”，甚至带有鼓励的意味。这与美国Alice案后美国软件专利趋严的标准相比，形成鲜明对比。一些美国专利律师有的都在“羡慕”中国在软件专利政策上的变化。

虽然中国已经在制度上建立起来了全球最好的软件专利审查环境。

但四年多过去了，这个最佳的”专利审查环境“似乎并没有多少传导到国内的软件产业上。究其原因，可能有很多种：一是国内很多软件企业可能还不清楚我国软件专利审查制度的改变；二是即使有些软件企业知道审查制度变化，但是在操作层面上，如何实现软件的专利申请、转化和布局不清楚；三是我国还缺乏在软件专利保护上的重大案件的影响，如果在司法”保护“这环节不形成闭环，即使在”审查“阶段领先美国了，也同样无法鼓励软件企业加大知识产权投入。

03  欧洲向左，美国向右，中国怎么走？

了解中、美、欧几大专利局对软件专利态度的历史之后，就会更好的理解发码行公司这件核心的“扫一扫”专利（发明专利一，ZL201210113851.8））在三个国家为何会有不同的经历了。

1. 欧洲专利局驳回，理由“公知内容+非技术性特征”

发码行公司的这件发明专利的欧洲同族申请EP2701112A，最终在欧洲并未获得授权。

、来源：EPO

欧洲专利局EPO现在虽然承认“软件发明”的可专利性，但是还会进行新颖性和创造性测试，会涉及到采用“问题解决法”的步骤（还需确认）来判断该专利是否真的符合专利的客体。而这件专利恰恰就被EPO认为采用了公知的技术特征，并且非技术特征部分并未对创造性做出贡献。

来源：群友翻译版

从这个角度看，EPO的审查标准还是比较严格和谨慎的。

2. 中、美获得授权，但是后续结果可能会截然不同

发码行公司的这件发明专利在中国（CN102711057B）、美国（US9204241B2）都获得了授权，这在意料之中，因为两国的对待这一问题的审查标准要比EPO松一些。

但中、美最大的不同是，美国虽然可以授权，但是后续的复审PTAB和法院阶段，推翻之前审查决定的概率非常大。因为软件专利本身在美国就是一个敏感话题，而且Alice案之后，大量与软件专利沾边的专利都不同程度受到影响。因此，如果在美国去对这件专利提出IPR，可能首当其冲的理由就是101款“专利适格性”的问题。

即使是在美国法院，法院也很有可能基于同样的理由去无效掉这件专利，这种概率似乎还不低。

中美最大的区别就在于此，美国虽然前端授权宽松了，但是后端复审和法院都能够“兜底”，对专利的“适格性”问题进行重新检验。

但是，这一点在中国就非常困难。

中国一旦专利授权，想要再返回去质疑“专利是否属于保护客体”问题，将会非常难。

这一点，从苹果、支付宝、摩摩哒三家各自对这件专利提出无效的理由中，也可以看出来，三家代理机构都有不同程度的提到公开不充分、不清楚等问题，实际上是与欧洲专利局EPO在驳回决定中提到的“非技术性特征”的理由是相近似的。但是因为中国的专利规则天然就会认为这种专利属于保护客体，所以在无效时，只能用A26.3/4这样的条款去“据理力争”。

企业专利观察制作

例如，在苹果的无效决定中有如下记载：

2.1、关于与“解码”相关的技术方案
请求人认为：权利要求1限定了“通过所述移动终端解码拍摄到的所述条形码图像以获得编码信息”。本专利说明书第12段记载了：本发明的第一目的在于……以实现多所有码制的条形码图像都能进行正确解码。然而，对于如何解码条形码图像以获得编码信息，说明书中没有记载任何具体的技术手段。本领域技术人员不清楚在“解码以获得编码信息”的步骤中如何实现对任何码制都能获取编码信息。尤其对于与移动终端规则不匹配的条形码图像，本领域技术人员不能知晓移动终端如何解码一个与其编码规则不匹配的条形码从而获得编码信息。因此，权利要求1中有关“解码以获得编码信息”的特征在说明书中未能充分公开。

类似的情况还有很多，其实质与EPO所秉承的理由相似，也说明了发码行的这件专利在一些关键环节或许真的是存在可以被“质疑的地方”。但是中国却只能用比“客体”问题更弱的“公开不公分”、“不清楚”和“不支持”来进行辩解，显然这个力度与EPO的操作手法相比，差距甚远。

而且这代表苹果、支付宝和摩摩哒的这三家代理机构，在中国无效时，压根就没用到涉及到客体问题的A2.2款，因为他们已经默认这是符合中国专利法对客体的要求，所以只能用力度更弱的A26.3/4款来去无效。

但显然，这样的说理并不足以让复审合议组信服，实际上，在本案中，在我看过合议组对请求人认为的“不清楚”的回应后，觉得驳回理由上还是可以有继续探讨的空间。

所以，这其实是给了下一次继续无效指明大方向的问题，是继续猛攻创造性的问题，还是做到“釜底抽薪”，解决根本的问题。当然，这一点在中国当下的审查标准上，实施起来可能会有难度。

所以这就回到了我们今天要讨论的这个主题上，中国到底要不要重新思考“软件专利”的审查标准问题，如果当前的做法一直持续，对未来中国的创新影响到底是什么？中国在这个问题上既没有欧洲专利局的谨慎严谨，又没有美国后端强大的纠错能力，中国法院现实情况是还只能依靠专利局来确认专利的有效性问题，那到底未来该如何走？而一旦NPEs在软件专利上尝到了中国政策利好的甜头，恐怕未来像发码行这样的公司就会如雨后春笋般的在中国大地崛起，这对中国的经济和实体产业、对中国的创新到底是好是坏，我争取在下一篇中做个抛砖引玉。